专利审查指南修改前对于是否属于专利保护客体的审查，主要依据为我国专利法第二十五条。属于专利法第二十五条第一款第（二）项所述的智力活动的规则和方法内容，作为非法定主题被排除在专利保护的范畴之外。按照原专利审查指南的审查基准，专利法第二十五条第一款第（二）项予以排除的情形一般有两种：1．纯粹的智力活动的规则和方法；2．同时包含技术特征和智力活动规则和方法特征的方法类发明以及产品类发明。其中对后者采用“贡献论”方式排除，既无论其发明类型是装置还是方法，只要看其对现有技术作出的贡献，如果对现有技术的贡献落入智力活动的规则和方法范畴，则被视为智力活动的规则和方法，不能被授予专利权。
对于第一种情形，毫无疑问是被明确排除的对象，但这种申请数量很少，特别在专利法实施20多年来，公众普遍了解及认可其为不保护客体。对于第二种情形，其专利申请数量相对不少，这是因为，公众虽然理解纯粹的智力活动不能被授予专利权，但借助于计算机等等实现的某种方法或装置，或许属于专利保护的客体，因此这种借助于计算机、通信机等等实现的智力活动内容的申请出现的频率较高。从原专利审查指南制定的审查基准内容来看，对于这类申请，在判断其是否属于保护客体时，引入了现有技术、以及对现有技术的贡献的概念，这就必然形成一种通过与现有技术的比较以后才能确定是否属于专利保护客体的结论。
然而这种评述方式带来下述问题：首先，按照一般理解，客体问题是首先审查的内容，是在检索前就可以确定的内容，而在审查时直接进入与现有技术对比阶段，则意味着已经通过了客体的审查，即，已经属于保护客体的内容之后，才有必要进行与现有技术的对比，以审查其是否满足授予专利权的其他实质要件。如果在对客体问题进行评价时，采用了评价创造性时采用的“贡献论”方式来对比判断，而其结论又落到了不属于专利保护客体上，则造成逻辑上前后交叉。第二，虽然评述方式的出发点是希望以客观的证据来证明其所作的贡献在于智力活动内容，因而不能被授予专利权，但这个客观证据往往因人而异，不同的人采用的证据不同，因而导致结论不同，即用现有技术A时，比较的结果判定为智力活动规则和方法，用现有技术B作为证据进行比较时，则判定为不属于智力活动的规则和方法，仍然造成结果的不客观性。第三，有时会出现不合理的结果，例如，当独立权利要求没有创造性时，由于从属权利要求所作的贡献仅在于智力活动的规则和方法，则依据专利法第二十五条第一款第（二）项的规定，可认为该从属权利要求属于智力活动的规则和方法，这就造成了独立权利要求属于专利保护客体，而从属权利要求不属于专利保护客体，造成逻辑上的错误。
另外，从欧洲专利局的审查方式看，对于涉及计算机程序的发明是否属于客体问题的评价，其存在两种做法：要么评述其是否产生了进一步的技术效果；要么直接进行下一步审查即利用现有技术为证据，以创造性为由否定其授权的可能性。而前者对于进一步技术效果的评述方式，是不需要现有技术为证据的。可以看出其主张利用对比文件来评价客体的问题，而只要利用了对比文件，则结论应当落入创造性标准的审查上。在其审查实践中，审查员更愿意用对比文件来直接进行创造性的评价，说明其审查上更注重用证据说话，这恐怕更有利于说服申请人。
日本特许厅的审查方式中，对于涉及计算机程序的发明，在判断其是否属于法定发明时，其衡量标准是，看其是否利用硬件资源具体地实现由软件处理的信息，即看处理过程是否与硬件协同工作。例如：一种计算装置，用于计算S＝，包括输入装置，用于输入自然数m，n；计算装置；和输出装置，用于输出由所述计算装置计算出的和“s”。
对于这种发明内容的评述，日本的做法：虽然要求的发明包含输入装置，计算装置和输出装置，由于这些硬件资源在进行计算时，没有与软件协同工作，所以不能认为利用硬件资源具体地实现由软件处理的信息。因此，要求的发明不能构成“法定发明”。
如上所述，按照日本的规定，在判断所要求的发明是否属于法定发明时，应当从整体上考虑是否利用自然法则其同样没有参考现有技术来评价是否是法定发明。
综合上述，从以“贡献论”理由评价客体方式存在的缺陷，到欧洲、日本对此类问题的审查方式来看，利用现有技术来评价是否属于客体的方式是不可取的，在逻辑上不容易站住脚。
鉴于上述考虑，本次修改的思路是：取消了对于智力活动规则和方法所采取的“贡献论”判断客体的原则，而将专利法第二十五条第一款第（二）项规范的范围限制在：
1．纯粹的智力活动的规则和方法，例如一种发放奖金的方法；一种扑克牌的玩法等；对于涉及计算机程序的发明而言，仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序，或者游戏的规则和方法等。
2．将主题名称为产品，但对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法也排除在专利保护的客体之外，这是因为其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，因而不属于专利保护的客体。例如，一种扑克牌，其特征在于其玩法；对于涉及计算机程序的发明而言，诸如：一种计算机游戏装置，其特征在于如何完成该游戏的规则；一种计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品，其特征在于仅由所记录的程序限定的内容；或者仅由游戏规则限定的、不包括任何技术性特征，例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等。
除上述情形之外，如果权利要求既包含智力活动的特征，又包含技术特征，因其整体上不属于智力活动的规则和方法，则不能以专利法第二十五条第一款第（二）项排除。例如，一种计算机游戏装置，其特征包括游戏机输入装置、输出装置、以及完成该游戏的规则。然而对于这种类型的发明，是否认为其已经属于可保护的客体了呢？对于这类问题应当如何评述呢？
接下来可以探讨实施细则第二条第一款。原审查指南没有给出实施细则第二条第一款的定义和作用，只在本章第3.2节（智力活动的规则和方法小节）中有这样的描述“智力活动的规则和方法由于没有采用技术手段或者利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不属于专利法实施细则第二条第一款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情形，因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。”这种描述暗示出智力活动的规则和方法属于非技术方案的一种情形，实施细则第二条第一款规定的技术方案之外的内容涵盖了智力活动的规则和方法内容，技术方案之外涵盖的内容超越了智力活动的规则和方法内容的范围，从而属于智力活动规则和方法的内容一定属于非技术方案内容。反之，属于非技术方案的内容不一定必然落在智力活动的规则和方法范畴内。由此看来，实施细则第二条第一款规定的依然是有关客体方面的内容，同样是判断客体的依据。原审查指南由于利用“贡献论”方式排除客体，因而仅依据专利法第二十五条第一款第（二）项的规定就足以解决所有的客体评述问题，使得实施细则第二条第一款的运用体现得并不突出。在本次审查指南修改消除了“贡献论”评价客体的方式之后，对于既包含技术内容、又包含智力活动规则内容的发明主题，只能依据实施细则第二条第一款或者其他法条进行评价。
值得注意的是，由于实施细则第二条第一款对发明的定义包含了两个方面的含义，“新的技术方案”，以往认为需要满足两个条件即“新的”和“技术方案”两个条件才可以是发明客体，因而在判断“新的”标准时，有种方式是将发明与现有技术相比，根据比较结果得出是否是新的结论。然而这种判断实际上引入了新颖性的判断方式，也就是说，这种判断引入了新颖性的概念和具体操作方式。为了避免在利用实施细则第二条第一款评述客体时，又落入类似“贡献论”的评述方式，本次指南对于“新”的“技术方案”明确指出了应理解为“专利法实施细则第二条规定新的技术方案可申请发明专利保护，是对可申请发明专利保护客体的一般性定义，而不是新颖性创造性的具体判断标准”。也就是说，实施细则第二条一款只负责是否是技术方案的审查，而不考虑该技术方式是否具备新颖性。这里所说的“新”，是指只要申请人认为其发明是改进了的，则满足“新”的要求。言外之意，发明只要具备了技术三要素，就通过了实施细则第二条第一款的审查，至于是否具有“新颖性”，那是下一步的审查处理。因此，这里所指的“新的技术方案”是客观存在的技术方案，与现有技术无关，不能理解为“新颖性”的概念。这样，就排除了利用现有技术来评价客体的可能性。
上述评价表明客体问题的审查是依据专利法第二十五条第一款第（二）项和专利法实施细则第二条第一款的规定进行的。事实上，由于智力活动的规则和方法落入实施细则第二条第一款所指的非技术方案之内，因此，能以专利法第二十五条第一款第（二）项评述的内容，必然可以用不满足实施细则第二条第一款的规定来否定。如此看来，对客体问题而言，实施细则的效力大于专利法的效力，而这正是将实施细则的相应内容提升到法的一个迫切需要。
修改后对于包含技术内容和智力活动内容的申请主题的审查，不再考虑现有技术，而是直接进行客体的评述，但这种评述难免带有审查员的主观色彩。有观点认为，这种评价反而不如利用现有技术做参照物评价更有说服力。当然，我们不能否认“贡献论”有其有利的一面，但相对于逻辑合理性而言，相对于他国他局评述而言，最终的取向选择了后者。事实上，对于那些既包含技术特征又包含非技术特征的权利要求，从以对比文件为证据出发，从有利于申请人接受的角度出发，理想的评价模式是直接利用创造性来拒绝授予专利权，其评述结论是由于其不满足专利法第二十二条规定的创造性而不能被授予专利权，而不是认为其不属于专利保护客体而不能被授予专利权。达到这种状态，应成为审查员努力追求的目标。（作者系国家知识产权局专利局通信发明审查部移动通信处处长）