标记有外国专利号的产品在美国销售所涉及的法律问题

作者:Gregory B. Gulliver
译者:胡群林

From: Gregory B. Gulliver
Re: Marking products sold in the U.S. with foreign patent numbers.
This memo answers the following questions; 1) is marking a product sold in the United States with a foreign patent number allowed; 2) if allowed, what is the requirement; and 3) if improperly done, what is the liability.
With regards to marking a product with a foreign patent number, most countries with patent laws allow marking a product. But, it is a common theme in most patent laws to make it illegal to deceive others about patent protection. With regards to United States patent laws, 35 U.S.C. §292 addresses marking a patented product. 35 U.S.C. §292 states:

(a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by same person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words “patent,” “patentee,” or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word “patent” or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article the words “patent applied for,” “patent pending,” or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public – Shall be fined not more than $500 for every such offense.
(b) Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.

Thus, the use of the term “patent” or “patent applied for”/”patent pending” for the purpose of deceiving the public is illegal in the United States. So, the answer to the first question is that a product sold in the United States may be marked with a foreign patent number as long as the marking is not for the purpose of deceiving the public.
Now turning to the second question of the requirements for marking a product sold in the United States with a foreign patent number, we must look to the foreign countries patent laws that issued the foreign patent. For example, if a patent is issued in the Peoples Republic of China (PRC) the marking laws of PRC must be followed when marking a product. The relevant laws in the PRC patent laws are article 15 and article 83. Article 15 provides that a “patentee has the right to use patent marking and to indicate the number of the patent on the patented product or on the packaging of that products” and Article 83 of the Implementing Regulations of the Patent Law requires that such marking be in a prescribed manner. The prescribed manner is:

During the effective period of a PRC patent, patentees or licensees (if permitted to do so under the license) may place a patent marking and patent number on the patented products, products obtained directly using the patented method, or the packaging of such products. All patentees and licensees who choose to exercise this right must follow the requirements in the Provisions. These are:
· The type of patent must be specified in Chinese, i.e., (PRC Invention Patent), (PRC Utility Model Patent) and (PRC External Design Patent).
· A product obtained directly using a patented method or the packaging of such product should carry a statement in Chinese to the effect that “[This] product is a product obtained pursuant to a patented method.”
· Other words, graphical symbols, etc. may be used alongside the prescribed patent markings and patent numbers so long as they and their manner of use will not mislead the public.
· The patent number indicated must be the exact number issued by SIPO.
The Provisions provide that the local patent administrative authority can order rectification if the use of patent markings and patent numbers fails to comply with the Provisions. Further, improper use of patent markings and patent numbers that amounts to the passing off of patent rights is punishable under Article 59 of the Patent Law with fines of up to RMB 50,000.

Therefore, in order to use a marking for a patent issued by a foreign country, the patentee must follow the marking requirements of the issuing country.
The reason for following the marking requirements of the foreign country is the only purpose for marking a product sold in the United States with a foreign patent number is to receive protection in that foreign country. The foreign patent conveys no rights to the patentee in the United States. If the foreign countries marking laws are not followed when marking a product with the patent issued from that country, then there is an argument that the marking was done with intent to deceive because no protection in the United States or in any other country is accomplished by the marking.
To answer the last question about liability we must examine the elements for determining mismarking. Interpreting 35 U.S.C. §292, the four elements that must be proved for violation are: (1) a marking importing that an object is patented (2) falsely affixed to (3) an unpatented article (4) with intent to deceive the public. 263 F. Supp. 2d at 791.
If a foreign patent number is affixed to product sold in the United States and it does not follow the patent laws for marking from the issuing country, then we believe that all the elements are found. The fine in the United States for deceiving the public about a product being patented is $500 per occurrence.
Mismarking a product may violate other federal and state laws dealing with false advertising and unfair competition, such as section 43 of the Lanham Act. A product that is mismarked or represented as having some type of patent rights in the United States when no rights exist (such as with a foreign patent number that does not follow the marking laws of the issuing country) is possibly in violation of these laws.

1)标记有外国专利号的产品能否在美国销售?
2)如果可以,需要满足什么条件?
3)如果违反了相关的条件,有什么责任.

关于在一个产品上标记外国专利号的问题,多数有专利法的国家都允许在产品上标记专利。 但绝大部分专利法律共通的主题是将在专利保护方面欺诈公众规定为非法。在美国专利法律方面,美国法典35法案292条规定了专利产品的标记问题:

(a)未经专利权人之同意,意图伪造或仿造专利权人之标示,或意图欺瞒公众,使公众误认其产品为专利权人于美国境内所制造、要约销售或销售,或由专利权人输入至美国境内,或经其同意者,而将专利权人之姓名或仿名、专利号码,或“专利”、“专利权人”等类似之字样、标示、粘贴或使用于其所制造、使用、要约销售、销售于美国境内或输入美国境内之任何产品;或以欺瞒公众为目的,将“专利”或任何隐含已获准专利之字样或号码,标示、粘贴或使用于未准专利产品之广告上;或以欺瞒公众为目的,于申请专利前,或虽申请而已遭核驳之状态下,将“专利申请中”,或“专利审查中”,或隐含专利已提出申请等字样,标示、粘贴或使用于其产品之广告上者-每一违反行为,处五百元以下之罚金。
(b)任何人均得诉请前项罚则,于该情况下,告诉人可得罚金之一半, 而另一半则归美国政府所有。

因此,在美国以欺骗公众为目的在产品上使用“专利”或“申请中的专利”/“审查中的专利”字样是非法的,第一个问题的答案应该是:标记有外国专利号可以在美国销售,但前提必须是此一标记行为不是以欺骗公众的目的。
现在转向第二个问题,将标记有外国专利号的产品在美国销售需要满足什么条件?我们必须考虑到授予该专利权的相应外国法律, 举例来说,如果该专利权是依据中华人民共和国(大陆)的专利法而被授予的,那么在产品上标记专利号就必须遵守中华人民共和国专利法的相关规定。中华人民共和国专利法中与此相关的是第15条和第83条。 第15条规定,专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。而且专利法实施细则第83条还规定:专利权人依照专利法第十五条的规定,在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记的,应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。此处所述“规定的方式”是指:

在中国专利有效期内,专利权人或被许可人(如果依据许可合同得到授权)有权在专利产品、依照专利方法直接获得的产品、及该产品的包装上标注专利标志或专利号上。所有行使此权利的所有专利权人和被许可人同时必须使其行为符合相应的规定:
* 采用中文标注专利权的类别,例如中华人民共和国发明专利、 中华人民共和国实用新型专利、中华人民共和国外观设计专利。
* 在直接利用专利方法获得的产品上或其包装上必须用中文注明:以专利方法获得的产品
* 其他文字、图形可以与规定的专利标志和专利号一起使用,但前提是这些文字、图形本身及其使用方式不得造成对公众的误导
* 必须正确无误地使用国家知识产权局所授予的专利号
按照中国专利法第59条的规定,地方专利管理部门发现有不按照规定使用专利标志和专利号的情形时,可以责令改正;不当使用专利标志和专利号,甚至企图假冒专利的,将遭致不低于50000元人民币的罚款。

因此,要在产品上使用外国所授予的专利,专利权人必须遵循该授予专利国家的相应法律规定。
遵循外国专利标记要求的原因,也即在某种在美国销售的产品上标注外国专利号的目的,都是在该外国受到专利保护。因外国授予的专利权不能赋予美国的专利权人任何权利,所以在某产品上标注外国专利却又不遵循该外国标注专利的相关法律的,该标注行为不能从美国或任何其他国家得到保护,而应被视为是企图对公众进行欺诈。
为解决最后一个关于不当标注的责任问题,我们必须检视不当标记行为成立所应满足的要件。按照美国法典35法案292条的解释,该四要件为:1、表明某物体具有专利权的标志2、虚假地粘附到3、一个未获专利的物品4、其目的为欺骗公众。
如果某种在美国销售的产品上标记着一个外国专利号,但该标记行为没有遵循授予此专利的国家的相关法律,我们可以认为所有的违法要件都已具备。在美国,就产品专利欺骗公众的,每次将给予500美元的罚款。
依据兰哈姆法案第43章,在产品上不当地使用标记还可能触犯联邦和州的虚假广告和不公平竞争法,在某种产品上标注或表明其享有某种联邦所保护的专利权,但实际上这种专利权却不存在的时候(比如有专利号却没有按照专利权授予国法律规定正确标记的情形)都有可能触犯这些法律。

西方发达国家专利代理人制度简介

在中国,专利代理人还不为许多社会公众知晓,是个颇具神秘感的职业。而有些专利代理从业人员又往往把自己称做专利律师。这就更加重了公众的混淆。专利代理人是指为客户提供服务以帮助其获得专利权或保护客户已有专利权的人。专利代理人的工作既涉及自然科学和技术领域,又涉及法律领域,专利代理人既要具备专利法律知识,又要具备相当的自然科学和技术知识。因此,世界各国对专利代理人的准入严格把关,一般来说,首先要求具有专门的科学或技术知识,其次要求有一定的实践经验或经过专业机构的培训;最后要通过严格的专利代理人资格考试。律师不是当然的专利代理人,专利代理人也不一定是律师。一般情况下,只有专利代理人资格而无律师资格的人,从事专利诉讼的权利受到一定的限制。

一些国家的具体做法如下:
1、美国
在美国,从事专利代理必须具备以下条件:(1)具有良好的道德品质和声誉。(2)具有法律、科学和技术背景,以便为专利申请人提供有价值的服务。(3)有能力指导和协助专利申请人在美国专利商标局(United State Patent and Trademark Office)(隶属于商务部)从事专利事务。这三项能力是否达到以通过专利资格考试(Patent Bar Exam)来体现。只要具有工程学或自然科学学位或同等学力,便可参加这一考试。具备以上三个条件并通过了专利资格考试,便可在专利商标局注册作为专利代理人或专利律师。
专利律师(patent attorney)和专利代理人(patent agents)的不同在于:专利律师是律师,具有国家认可的技术领域的学位,并通过了专利资格考试;专利代理人则不是律师,但也具有国家认可的技术领域的学位且通过了专利资格考试。另外,专利律师和专利代理人的执业范围不同:专利律师可以在专利效力、专利侵权和所有的专利诉讼案件中为客户提供服务,并且可以代理客户申请商标和服务标识;专利代理人只能为专利申请准备材料并提出申请,不能从事诉讼,也不能从事地方法院认为属于实践法律(practicing law)的专利事务。如果当事人所在的州法院认为某些事务虽然是诉讼以外的事务,但属于实践法律的行为,如签订专利转让合同、专利许可合同等,专利代理人仍然不能从事,应由专利律师从事。
专利代理人和专利律师必须在专利商标局注册方可执业,未经专利商标局的承认任何人不得在专利商标局从事专利代理服务,注册的专利律师和专利代理人在美国专利商标局有详细的备案。专利律师或专利代理人如有重大不法行为,专利商标局有权暂停甚至取消其专利代理资格,但此决定必须建立在有明确的、令人信服的证据并举行听证会的基础上。
2、英国
在英国,专利代理事务不是专利代理人的垄断业务,任何个人、合伙和公司未经注册都可以从事代理专利事务,但不得以专利代理人的名义收取费用或虽未收取费用但使用了专利代理人的名义。专利代理人可以称为专利代理人(patent agents),也可以称为专利律师(patent attorney)。专利代理人的工作机构主要有:大型工业企业的专利部、专利律师事务所、律师事务所专利部、政府部门。他们的工作内容是处理知识产权的取得和实施。
尽管不经注册也可代理专利事务,但要以专利代理人的名义执业或收费,必须是经过在英国特许专利代理人协会(Chartered Institute of Patent Agents(CIPA))注册的个人、公司或合伙。政府也大力鼓励从事专利代理的人进行注册,成为注册专利代理人(Register of Patent Agents),以使专利代理人更具公信力。要成为注册专利代理人,应具备以下条件:
一是具有符合要求的自然科学或工程学学位;以下学位将会有更多机会:化学、生物技术、基因学、生物化学、物理、计算机、电子工程、电力工程和机械工程。
二是必须通过英国特许专利代理人协会和商标代理人协会(Institute of Trade Mark Attorneys(ITMA))共同举行的专利资格考试。通常在考试之前,应考者要在专利代理机构、专利律师事务所或企业专利部门实际工作三年以上,否则很难通过考试。
一般来说,非律师的专利代理人不能出庭参加诉讼。但在最近的立法中赋予非律师专利代理人在诉讼中与事务律师(solicitors)和出庭律师(barristers)同等的权利,并可以在郡专利法庭(Patent County Court)作为律师出庭,而且一些专利代理人还获得了在高等法院(High Court)进行诉讼的资格。
3、日本
日本律师法明确规定,律师当然可以从事专利及商标代理、税务及会计类业务。司法考试资格是通用的,取得了律师资格的人只要到专利局(特许厅)进行注册后,便可从事专利代理。日本的非律师专利代理人称为“弁理士”,要成为弁理士需要经过专利资格考试并在弁理士协会注册。2002年以前,弁理士不能担任诉讼代理人,但2002年修改的专利代理人法建立了特别侵权诉讼代理人制度,规定弁理士经过40个小时的学习,再通过“特别侵权诉讼代理业务考试”,合格者将被授予在专利侵权诉讼中的代理权。弁理士在有关专利、实用新型、外观设计、商标、集成电路布图设计以及有关不正当竞争的诉讼中,只能作为辅助人员,协助参与当事人以及诉讼代理人的活动。
4、德国
在德国专利代理业务不是专利代理人的垄断业务,当事人可以自己申请专利,也可委托他人申请。但要在专利局以专利代理人的名义从业,必须具备以下条件:
一是拥有德国国籍或在德国有固定住所;
二是具有技术背景并经过技术和法律方面的实际经验或培训;
三是通过专利代理人资格考试。律师要从事专利代理,也必须通过专利代理人资格考试。专利代理人如果没有律师资格,不能代理诉讼案件。专利代理人要出庭参加诉讼,须与律师相结合,作为律师的辅助人员出庭参与诉讼。
5、欧洲专利局的专利代理人
欧洲专利代理人统一称为欧洲专利律师(European Patent Attorney),其资格准入与英国相似,但对专利代理人的理工科背景要求更加严格。要成为欧洲专利代理人,第一要具有自然科学或技术资格,如生物、生化、化学、电子学、工程学、医学或物理学等;第二要在专业机构接受培训或受雇于公司或企业处理过专利事务达3年到6年的时间;第三,达到以上两个条件,方可参加欧洲专利代理人资格考试(European Qualifying Examination)。通过了专利代理人资格考试,就具有了欧洲专利代理人资格,可在欧洲专利局(European Patent Office(EPO))从事专利代理业务。

蒋志培:做专利律师一定要有理工背景吗?

作为一名律师不仅需要具备专业知识,更需要崇尚法律、公平、正义的坚定立场和信念,同时还要求具有较强与各方沟通协调的能力,以及解决各种问题的能力。在大学阶段主要应该注重接受法律的熏陶,对专业知识的学习,这个专业知识不能仅仅局限在理论上还应该多关注司法实践,诸如具体的案例之类的。理工科的背景对于做专利相关的业务是有一定帮助的,但是知识产权不仅仅局限于专利,还有其他的领域。因此具有理工科学业背景的确会有一定的加分,但是也有很多成功的知识产权律师是不具有理工科学业背景的,而是在长期的工作中锻炼而成的。

生物科学领域的专利

日前,澳大利亚的一家法院通过了一家公司Genetic Technologies of Melbourne对BRCA1基因专利的申请。但是在2013年,美国最高法院判定,Myriad公司持有的BRCA1和BRCA2 DNA序列测试专利无效。理由是:自然形成的DNA片段是大自然的产物,并不能仅仅因为被分离出来,就符合专利申请的资格。
(点评:即使认为DNA片段是大自然的产物,不能申请专利,但至少分离DNA片段的方法是可以申请方法专利的)
生物医学领域哪些发明可授予专利权?各个国家的规定不同,而且专利局的认定与法院的裁定也不同。无论是科研者还是企业人士,都对此持有疑惑。

广州中医药大学教授曾庆平对《中国科学报》记者表示,生物专利应该申请与否也是一个难题。

从事基础研究的人往往不考虑科研成果能否实际应用,但限于当前的产业化水平,生物科学领域的先进成果很难得到应用。若把它们变成专利,除了每年续交专利维持费外,不会给专利申请人带来任何经济效益,所以很多研究成果不申请专利在经济上看更合算。

生物专利哪些可以申请以及是否应该申请,让业内人士十分疑惑,常常争论不休,这与生物专利本身的独特性有关。

中国知识产权律师网、北京市铭泰律师事务所首席律师徐新明向《中国科学报》记者指出,生物专利的独特性在于,“科学发现”与“发明”的界限比较模糊。

徐新明分析,美国法院和澳大利亚法院对于同一事物的不同认知,看上去颇有玩文字游戏的味道。但是,造成这种分歧的根本原因在于,“发现”与“发明”的判断标准颇为主观,难以准确界定。

不只是基因专利,干细胞领域申请专利也有颇多模糊之处。

北科生物公司项目管理部经理丁长才常年与专利打交道,在今年9月深圳BT峰会上,曾有一位外国专利代理人指出,细胞治疗领域存在一些不能申请专利的情况,比如取自于成形的胚胎干细胞受到伦理限制,无论在中国还是国外都不能申请专利

丁长才认为,世界上主要国家和地区对人胚胎干细胞相关专利申请的审查政策和审查标准存在很大不同,但取自于成形的胚胎干细胞受到伦理限制,无法获得专利授权为基本共识。另外,某些国家根据胚胎干细胞的类型不同专利规定亦不同:人类胚胎全能细胞有可能发育成为完整的人体,在英国被禁止授予专利;人类胚胎多能干细胞由全能细胞分化而成,不能发育成完整的人体,在英国则可获得专利授权,但是要求不能通过破坏人类胚胎的方式实现。

生物专利还受到了公序良俗原则的限制。除了上述细胞治疗领域的伦理道德问题,中国《专利法》第五条也规定:“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。”

美国《专利法》没有明确规定“公序良俗”原则,但这并不意味着美国法院在审理生物专利,尤其是基因专利纠纷时,不考虑社会公共秩序及公共利益。

徐新明表示,“科学发现”与“发明”的争论的背后存在专利权人利益与社会公共利益的对立与平衡,法院在审理生物技术专利案件的过程中,不得不根据本国情况,费劲心思地把握二者之间的利益平衡。另外,除了涉及利益平衡,生物专利很多时候还要受到宗教、伦理道德的限制,情况会变得更为复杂。

生物技术保护需多方衡量

丁长才告诉记者,企业或研究者也经历着复杂的生物专利申请过程。

由于相关专利法规规定,申请专利的成果必须是全球范围内首次发明的成果,要具备唯一性和独特性,因此必须在研发前、研发中及申请专利时都保持谨慎的审查与核实。

丁长才表示,在长期的研发过程中及成果获得后还要进一步检索是否有类似的成果已经被他人取得,不管是发表了相关论文、申请了专利还是在其他场合被别人提及,都将可能失去申请专利的意义。

如此谨慎的核查,都是为了保证生物技术成果能顺利申请专利。而生物专利的申请时机,则另有学问。

采访中,多位专家均表示,若打定主意要申请专利,一定要在公开发表论文或者公布成果前及时提交专利申请,并获得受理证书。

“有的人在研发过程中,仅得到部分成果时就马上申请专利,抢占先机,整个成果出来后再补交正式申请,申请时间按照第一次的申请时间计算。这种申请方法法律也认可。”丁长才说。

生物专利成果申请后,要保护专利也不是那么容易。曾庆平表示,专利拥有者常常会遇到“哑巴吃黄连”的情况。

如果不是保密专利或不符合保密专利申请条件,基于专利的公开性原则,药物专利中药物的名称、结构、浓度都是公开的。

曾庆平介绍,如果有人看上这个专利,只需对该药物进行简单改造,比如添加一个无关紧要的修饰基团而不会影响其药效,此“新药”在名称、结构、大小上都与原来的药物不同,这样就可以规避专利限制。

丁长才也提出,一些企业的产品就是偷偷按照专利持有者的配方或者技术制造,根本无法发现是否侵权,也就无从维权。

因此,在采访中,多位专家表示,出于不想公开技术的原因,或技术周期过短(3年以下)或过长(20年以上),一些技术持有者会放弃专利形式,而采取商业秘密的形式保护。

商业秘密保护生物技术持有者的利益无可厚非,但对于生物领域而言,很多技术是通过后来者对前人技术的总结与改革来推进,且持有生物专利也的确能为企业带来许多利益,所以是否该申请专利以及应该如何保护确实是一个需要多方衡量的问题。

计算机软件的著作权与专利权冲突

软件产业从20世纪60年代初开始兴起,现在已经成为信息产业的核心。软件的知识产权保护也越来越为各国所重视,著作权保护和专利权保护成为主要的保护模式,而两种保护模式的组合与冲突的分界点就在于两种权利是否为同一主体所有,如果两种权利属于不同主体所有那就产生了权利冲突。所谓“权利冲突”,我们的理解是“不同权利的权利客体彼此重叠交叉,多个权利人能够对包含相同内容的权利客体主张其权利,在行使权利时谁的权利优先的问题。”①

  一、计算机软件的著作权与专利权概述

  (一)计算机软件的著作权概述

  1994年4月15日,关贸总协定乌拉圭回合各缔约方在马拉签署了《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS),其第十条规定:“计算机程序,无论是原始资料还是实物代码,应根据《伯尔尼公约》(1971)作为文学作品来保护。”另一方面,世界知识产权组织于1996年12月20日通过的《世界知识产权组织版权条约》(WCT)其第四条明确规定不论计算机程序表达方式或表达形式如何,均作为《伯尔尼公约》第二条意义上的文学作品受到保护。这就为国际间计算机软件版权保护提供了统一的标准和依据。②

  我国在1990年正式将计算机软件列为《著作权法》的作品保护范围,随后国务院发布了《中华人民共和国计算机软件保护条例》,随着2001年《著作权法》的修改,国务院也对此条例做了修订。依据《计算机软件保护条例》的规定,软件的著作权保护就是保护软件的著作权人或者其受让者享有的软件著作权的各项权利,具体包括发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权等权利。

  软件的著作权保护已被各国所认同,它的优点非常明显,有利于保护软件权利人的复制权。计算机软件本身有易复制易改编的特点,而软件的开发又需要耗费大量的人力物力财力,所以复制抄袭成了侵害软件著作权的主要方式。依据《著作权法》的规定,软件著作权人的这种权利可以容易地获得保护。其次软件著作权保护使著作权人获得保护的程序简便。计算机软件只要符合著作权法的要求,几乎所有独立完成的软件都可以受到著作权法的保护。它并不排斥其他人独立完成的相同或相似的作品。作品的著作权采用自然生效原则,著作权的登记只是获得证据的一种方式,而不是生效条件,即使是将其作为诉讼的前提,其登记程序同专利申请程序相比较,也是非常简便的。③再次由于各国普遍建立起著作权制度,并有许多国家参加了《伯尔尼公约》和《世界版权公约》,所以取得著作权保护后软件的国际保护也容易实现。

  “根据著作权保护的创意表达二分法原则,著作权只保护创意的表达,却不保护创意本身。”④这里所谓的创意也就是软件的技术方案。从社会角度来说,如果对软件只进行著作权保护的话,其他的开发者可以利用已有软件的创作思想并且从中得到启发,研制出新的软件,促进软件业的发展。但是从受保护的软件创作者的角度看,他的成果被别人无偿利用,自己权益受到侵害。这也就是著作权保护的缺陷之处。

  (二)计算机软件的专利权概述

  目前,世界上各国把软件作为专利来保护的立法和实践已经基本成熟。在我国现行的软件法律保护体系中,《计算机软件保护条例》只规定了软件的著作权保护,但并没有排除专利法对软件的保护。我国专利法第二条概括性的指出了可获得专利保护的主题,即“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”《专利法实施细则》第二条第1款更加详细的规定,专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。根据以上规定可知涉及计算机程序的发明专利申请也必须是符合这一款要求的新的技术方案。可见,我国专利法及其实施细则并没有将计算机软件的软件排除于专利法保护范围之外,使得我国软件的专利法保护有了相对灵活的空间。我国国家知识产权局的专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请审查若干问题”第2部分中对计算机软件的专利保护做了具体规定。如果一件涉及计算机程序的发明专利申请是为了解决技术问题,利用了技术手段和能够产生技术效果,就不能否定该发明专利申请属于可给予专利保护的客体。

  软件的专利保护保护软件的算法及其思想内容,这些是著作权保护无法比拟的。但软件的专利保护也有它自身的缺点:

  1、软件的开发者申请专利,专利的技术材料就必须公开,这是开发者不愿看到的。

  2、软件开发者申请专利需要支付费用,而且获得专利后每年还需要支付一定的维持费用,从经济角度考虑,不能产生较好经济效益的软件开发者是不会选择专利保护的。

  3、软件开发者申请专利保护需要符合专利的新颖性、创造性、实用性的条件,符合这些条件的软件在软件产品中还是占少数的。

  4、专利的申请及审查需要两三年的时间,有些软件市场生命周期较短就不适于专利保护。但是对于系列软件的开发商而言,每一版本的软件虽然市场生命周期不长,版本升级也只是对原有软件的不断完善,软件的核心技术方案是不变的,这类软件还是适合申请专利保护的。

  二、计算机软件著作权与专利权的冲突的表现形式

  计算机软件著作权与专利权冲突的一种形式是软件的著作权人利用已经申请专利的软件技术方案编写出新的程序,然后进行了软件著作权登记。软件申请专利就意味着其专利就要对社会公开,这也为著作权与专利权冲突提供了可能性。这种冲突形式实际上是一种专利侵权。

  另一种冲突形式是软件开发者对他人已经申请著作权登记的软件进行反向工程,从而获取其技术方案申请专利。“反向工程(reverse engineering),一般是指通过拆卸成品来了解成品结构、进行仿制的做法。”⑤计算机领域的反向工程是指为了学习研究某一软件的性能,开发与之兼容的产品,或者为了确定原作是否合法,软件及其复制品所有人从软件的目标代码出发,通过反汇编的方式寻找源代码的活动。将反向工程用于软件且将获得的技术方案申请专利的行为是侵犯版权的行为。

  还有一种专利权与著作权冲突的特殊表现形式是专利权的滥用。“IBM公司计划宣布向外界开放500多个软件的专利权,用户在linux等开源平台上都可以免费使用上述软件,IBM利用传统的专利保护模式占有大量的专利然后向使用专利的用户收费,IBM公司指出,2004年公司从专利许可中获得约十亿美圆的收入。”⑥虽然IBM公司逐步开放其专利但是幅度是很小的,公司手中仍然握有大量的专利,这对其他中小软件公司的发展极为不利,这些公司每走一步都有可能掉进大公司的专利雷区,从而要交纳高昂的专利使用费。我国加入世贸组织后对外开放程度逐步加大,许多国外公司到中国来大量申请专利,这也是国外公司的企业知识产权战略之一。

  三、计算机软件著作权保护与专利保护冲突的成因

  计算机软件是一个整体,软件的著作权保护和专利保护在保护客体、表达形式、权利内容、保护效果等方面都有很大的不同,这也为同一软件的著作权和专利权属于不同主体的时候产生一定的冲突埋下了伏笔。笔者认为两者冲突的具体原因有以下几点:

  (一)知识产权具有“一物多权”的特性

  知识产权具有一物多权性,即同一知识产品上存在两种或两种以上的权利。目前,随着社会生活的需要,一物多权已经逐渐被法律认可。知识产权的客体主要是非物质的智力活动成果,这种非物质的智力成果的有无形性和信息性的特点,可以通过各种不同的载体来表达和传播,也可以独立于载体存在。知识产权的这些特性也决定了它的一物多权性。知识产权的客体是非物质的智力成果,它可以被多个主体所占有、使用。知识产权客体存在的基本形式是信息,信息易于传播,因而可以为多个主体掌握并利用。著作权与专利权等多权集于同一物上,这时多种权利分属不同主体所有就会产生冲突。

  (二)利益驱动

  伴随着经济的发展,社会生活中的各个主体都在追求各自的利益最大化,在追求各自利益的过程中就不可避免的产生一些冲突。计算机软件的专利权不仅是一种权利,也是一种竞争性资源,可以带来丰厚的收益。具有较高新颖性的软件专利,其所代表的技术方案往往是解决某一类问题的捷径,因此可以获得持续而稳定的市场优势。其它软件开发商在利益的驱动下利用已有的软件专利开发软件来获得经济效益,这种状态下的冲突实际上是一种专利侵权。

  (三)专利权具有垄断性

  专利权是一种对世权,即专利权人为权利主体,其它人为义务主体,专利权也是一种独占性、垄断性的权利,即发明创造一旦被授予专利权,除法律另有规定外,其他任何单位和个人不得以生产经营为目的擅自实施该专利,否则就会构成侵权。由于专利保护的是发明创造,某一项发明创造具有普遍适用性。专利权的这种特性也激励开发者不断的创新不断的申请专利来获取高额的回报。著作权仅是针对某一特定作品,专利权的垄断就有可能造成软件的专利保护与著作权保护的冲突。

  (四)计算机软件的著作权保护和专利权保护的取得程序不同

  计算机软件的著作权保护只需向国家版权局提出申请,填写有关资料,符合条件即予以著作权保护。而软件专利权的取得则相对复杂一些,需要向国家知识产权局申请,并且根据我国《专利法》的规定,发明专利申请的审查与授予程序包括:受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。我国授予专利权实质性条件主要是指新颖性创造性和实用性三项条件,也是专利审查的主要内容,只有符合这些条件才能授予专利。由于著作权和专利权是向不同的机关申请,不同的机关审查而且著作权登记还不进行实质审查,这就难免在两种权利间造成冲突。

  四、协调计算机软件著作权与专利权冲突的几点建议

  (一)尊重在先权原则

  尊重在先权利原则是解决知识产权权利冲突一项基本原则。尊重在先权利是指后权利的设立与行使不得侵犯他人此前已经存在并已经受法律保护的权利。此种原则在我国的外观设计专利中有所体现。外观设计专利不需要实质审查,为了避免外观设计与著作权等权利的冲突,专利法为此专门作出了规定。“专利法第二十三条规定外观设计专利权不得与他人在先取得的合法权利相冲突,该规定体现了这样一种思路,即为了避免因专利冲突而产生纠纷,应当杜绝导致冲突的在后权利产生,即使产生了,也应将其取消掉。”⑦

  非法存在于他人合法权利之上的民事权利都是有瑕疵的民事权利。在先权只是一个相对概念,是针对某个权利而言。后权利想要成为一项独立完整而又无瑕疵的民事权利,从形式到内容都要合法,不能和在先权利相冲突。

  (二)完善我国的软件著作权登记制度

  软件的著作权登记不需要实质审查,我国的《计算机软件著作权登记办法》中只要求在审查中提交的材料要符合要求、软件不存在权属争议等规定。这些规定给著作权和专利权的冲突提供了可能性。笔者认为应当在软件著作权登记管理条例中增加著作权不能与他人在先取得的合法权利相冲突的规定。“软件著作权的登记根据最终的司法判决可以被撤消;如果已经确认申请登记中提供的主要信息是不真实的,也可以被撤消。”⑧与其当冲突、纠纷发生时根据司法判决撤消著作权登记,不如在立法中做出不得与在先权利冲突的规定,在登记时对相关的项目进行审查,可以有效地避免冲突的发生。

  (三)积极立法对计算机软件的反向工程进行限制

前面已经介绍过计算机程序反向工程的含义,如果不对反向工程进行限制,当计算机软件的开发者只申请了著作权登记,他人可以通过反向工程获取软件的核心思想再来申请专利,造成两种权利的冲突。目前一些软件开发商对软件的专利申请意识还不强,容易被他人通过反向工程钻空子。虽然学术界对于反向工程的合法性以及合理使用的问题有了比较一致的看法,“通过反向工程获得的信息不得用于独立创作程序,取得互补性以外的目的,或给予他人、或用于开发复制以及市场推广与该程序具有实质性相似之表达的程序、或为任何侵犯版权的行为。”⑨但仍需要立法的支持在社会生活中对软件的反向工程加以限制。

  (四)通过《专利法》及其相关立法的协调适用来控制专利权的滥用

  专利权的滥用,专利权的垄断属于不正当竞争。专利权是一种排它的独占权,如果不正确行使这种垄断权,则会造成智力成果传播的障碍,使智力资源不能合理分配,阻碍社会的发展。我国《专利法》第51条规定:“具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或实用新型专利权人实施其专利,而未能在合理时间内获得这种许可时,专利局根据单位的申请,可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的许可。”第52条规定:“在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,专利局给予实施发明专利或者实用新型专利的许可。”我国在遇到专利权滥用导致的专利权与著作权的冲突的时候应当积极申请强制许可,寻求《专利法》的保护。软件的开发者除了寻求《专利法》的保护之外,还应积极申请软件专利,技术就是生命,要用技术来武装自己。我国还应当积极完善反不正竞争法、反垄断法及其它相关法律法规来保障开发者的权益,促进社会发展。美国欧洲和日本为了维护正常的市场秩序都建立了一整套完整的竞争法体系。“尽管不同国家有关法律的名称有所不同,系统运作方式也有所不同,但是其基本属性和宗旨是相似的,就是防止和制止妨碍自由竞争,损害开放市场的行为。”⑩

  计算机软件的著作权与专利权之间有冲突就有可能产生纠纷,而纠纷又是对社会资源的极大浪费,我国应在避免纠纷产生的同时不断完善立法和相关制度。

  注释:
  ①尹新天 姜丹明:“关于专利法第二十三条的修改”,载《知识产权》2001年第3期。
  ②郭庆存编著:《知识产权法》,上海人民出版社2002年4月版,第223页。
  ③郭庆存编著:《知识产权法》,上海人民出版社2002年4月版,第225页。
  ④寿步张慧李健主编:《信息时代知识产权教程》,高等教育出版社2003年8月版,第82页。
  ⑤ 日 富田彻男著:《市场竞争中的知识产权》,廖正衡等译,商务印书馆2000年版,第176页。
  ⑥王者:《IBM调整战略向开源社区贡献500个软件专利》。
  ⑦同②。
  ⑧郭庆存编著:《知识产权法》,上海人民出版社2002年4月版,第233页。
  ⑨吴汉东、胡开忠等著:《走向知识经济时代的知识产权法》,法律出版社2002年10月版,第429页。
  ⑩尹新天著:《专利权的保护》,知识产权出版社2005年4月版,第568页。

山东省广饶县人民法院 刘军

重组竹地板美国专利侵权诉讼案启示

案情简介】
2007年11月5日,美国TERAGREN 公司向美国华盛顿州西区联邦地这法院起诉,指控美国SMITH & FONG公司侵犯其享有独占实施权的第5543197号“平行随机排列叠层的竹地板和竹束”(Parallel Randomly Stranded, Laminated Bamboo Boards and Beams)美国专利权(以下简称“197专利”),请求法院判决禁止涉案重组竹地板产品在美国销售,并要求损害赔偿。该美国专利权由一位名为Jay Plaehn的个人于1996年8月6日获得,随后由其将该专利权的独占实施权授予美国Teragren 公司。美国Smith&Fong公司实际上是中国安吉天振竹地板有限公司(以下简称“天振公司”)在美国的销售商,涉案重组竹地板产品即由天振公司制造并供应给Smith&Fong公司在美国进行销售。我国众多竹地板企业在美国销售同类重组竹地板产品。
2007年11月中旬,针对美国Teragren公司的起诉,在中国林产工业协会竹材专业委员会张齐生院士的牵头下,包括天振公司在内的中国20多家竹材企业结成同盟,与美国Smith&Fong公司达成共同应诉协议,中国企业全面支持美国Smith&Fong公司应对美国Teragren 公司的专利侵权指控。随后,我方聘请了美国专利律师在美国代理本案,同时在国内也聘请了律师作为专项法律顾问,协助在国内进行取证等工作。我方对涉案197专利进行了分析,认为该美国专利的申请日之前已有在先技术公开其技术方案,该技术不应被授予专利权。而且,197专利主要的必要技术特征是竹地板生产过程中竹片的“随机排列性”,而涉案重组竹地板产品是采用公知技术制造,在制造过程中竹片排列是顺向的,并未落入197专利权的保护范围,不构成侵权。
2007年12月28日,美国代理律师向法院递交了答辩状。在答辩状中,我方请求法院驳回原告美国Teragren 公司的所有诉讼请求。为进一步回应原告的诉讼请求,并作为对其的积极抗辩,我方还请求法院宣告197专利无效,确认197专利是不可实施的。同时,我方还针对原告美国Teragren公司利用197专利恶意架讼的行为提出了不正当竞争反诉。随后,我方进行了多方取证,找到在197专利授权审查的过程资料,并将众多在先专利作为证据提交法院,其中有一份在先专利(Chu专利)曾被专利权人Jay Plaehn在专利审查过程作为对比文件,我方认为两者的区别特征是197专利的专利性所在;同时,我方还在我国香港找到在涉案197专利申请日之前的出口到美国的竹地板产品资料,该资料部分公开了197专利的技术方案。
根据美国专利诉讼的司法程序,在庭审(Trial)之前,就专利权利要求保护范围和术语的解释,属于法律问题,应由法院决定,法院会先召开马克曼听证会(Markman Hearing),就权利要求双方有争议的部分作出统一界定。如在马克曼听证会上取得有利的结论,则被告方在听证会后可以请求法院作出不侵权的简易判决,从而案件就不用再进入冗长的庭审程序,有利于减少当事人诉讼费用的支出。
2009年年初,法院就本案召开马克曼听证会。在听证会上,双方就197专利的几个关键技术特征进行了辩论。例如,针对于197专利中“随机排列”这一术语,原告Teragren公司辩称:197专利中描述的“随机排列”竹束中的竹片在垂直方向、水平方向和旋转排列上是随机的,但不一定搭接或错开,也不一定为任意长度,其打比方辩解该发明中的竹束就像一盒没有煮的意大利面条,但有个统一长度且不是错开的。对此问题,我方认为,原告对其专利权利要求作了扩大解释,有违于其在该专利申请审查时所作的陈述,因为在先专利(Chu专利)早就公开了用统一长度且顺向排列的竹片制造竹地板的技术。原告在专利申请时为获得授权向审查员解释该专利的创造性在于用长度不统一的随机排列的竹片制造竹地板,从而区别于在先技术而获得专利授权,因此,在本案中应当适用“禁反言原则”,原告涉案专利保护范围不包括用统一长度且顺向排列的竹片制造竹地板的技术。在听证会上,就涉案专利权利要求保护范围和主要术语的界定,法院基本上采纳了我方的意见。
由于在马克曼听证会取得不利的结论,原告随后又向法院提交要求重新审查马克曼权利要求解释之裁决的动议。在美国专利诉讼的司法程序中,对马克曼权利要求解释裁决重新审查的请求通常是不被支持的,除非请求方能够证明先前裁决具有明显错误或者能够出示此前即使尽到合理谨慎义务也没有找到的新事实或法律依据。针对原告的动议,2009年5月5日,法院裁决不再重新审议对竹片“随机排列”这一术语的解释。关于原告的其他动议,我方认为涉及侵权与否的认定已经超出马克曼听证的范围,对此法庭表示同意。
最后,法院裁决美国Smith&Fong公司销售的重组竹地板产品并未侵犯原告主张的197专利权,我方取得胜诉。
【案例评析】
本案表面上虽然是两家美国公司之间的专利侵权诉讼,而实际上是一场关系我国众多竹材企业相关重组竹地板产品海外市场的保卫战。
本案兴讼之前,还有一个背景情况。
2007年年初,美国Teragren公司在挑起本案诉讼之前,就曾依据其拥有的“197专利”独占实施权向中国竹材企业的众多国外经销商发送律师函,要求高额的专利许可使用费。中国林产工业协会竹材专业委员会张齐生院士经过分析后认为,我国企业生产制造的重组竹地板产品并未侵犯该美国专利权,因此联合我国主要的竹材企业于2009年3月发表了不侵权的公开声明。在中国竹材企业拒绝向其支付专利使用费后,Teragren公司才恶意架讼,挑起这场诉讼。Teragren公司醉翁之意不在酒,而是在投石问路,寻求突破,其起诉Smith&Fong公司的真正目的就是企图以本案为突破口,给中国竹材企业制造的重组竹地板产品定性侵权,并将该案做成“样板”案例,“杀鸡儆猴”,借此进一步独霸美国竹地板市场,阻碍中国相关重竹地板产品在美国市场上的销售。如果Smith&Fong公司在这场诉讼中失利被判侵权,唇亡齿寒,前辙后覆,Teragren公司就会逼迫国内众多竹地板企业都不能再在美国市场上销售此种“侵权产品”,或者被迫向专利权人与Teragren 公司交付高额的专利使用费。
此类侵权诉讼,美其名曰正当维权,实为争夺市场份额、打压竞争对手策略。近年来,中国企业进军海外市场过程中屡遭算计,困扰重重。如何应对这次恶意诉讼?强敌当前,大兵压境,站在SMITH&FONG公司身后的天振公司进退维谷,独木难支。幸得张齐生院士振臂而呼,竹材行业协会同仇敌忾,20余家竹材企业解囊相助,集资抗敌,竹地板行业唇齿相依,声气与共,在张齐生院士引领下,促成了行业与天振公司和SMITH&FONG公司共同应诉协议。随即筹集了数百万计的相应资金支持应诉,集思广益,群策群力,采取多项举措积极应对这场诉讼,最终取得胜诉。
本案的胜诉不仅是中国重组竹地板行业共同的胜利,同时说明,在面对跨国公司的专利阻击时,行业协会集体应对可以更有效地保证海外维权的胜利。本案中行业协会在积极维护我国竹地板企业的权益方面,两个方面的策略值得关注。
一、众志成城——多方专家提供智力支持
在知识产权诉讼中,专家支持主要包括技术专家和法律专家的专业支持,另外还有行业内部专家的支持。企业如果遭遇侵权指控,首先就应当判断自身是否构成侵权,知识产权侵权判断需要同时结合技术分析和法律分析,两者不可偏废。而后再决定应对措施才更有针对性。本案中,天振公司得知美国经销商遭遇侵权指控后,寻求我国竹材产业的权威张齐生院士就该美国专利和涉案重组竹地板进行分析比对;同时就专利诉讼咨询我国著名的知识产权专家陶鑫良教授,积极获取专家的献计献策。得知产品不构成专利侵权,诉讼有可能胜诉的情况后才产生应诉的想法;而行业内部专家则可以充分发挥行业协会的作用,依靠行业协会的号召力组织全体企业共同应对,同时寻求其他社会化力量以及政府力量的支持,因为这些力量在维权中将起到重要作用。
二、团结一致——行业企业纷纷解囊相助
在国外打一场专利诉讼官司,需要支付高昂的律师费用。我国一些中小型出口企业往往因此而却步,碰到恶意的知识产权侵权指控,明知自身不侵权,但限于本身实力,也只有无奈拱手放弃市场;有时候勉强应诉,如无后盾支持,也有可能被时间冗长、花费高昂的讼累拖垮,即使最后赢得了诉讼,却早已输掉了市场。因此在专家支持之外,资金支持也非常重要。在本案中,同行业内承担相同侵权风险的企业共筹资金支持应诉,是一个切实可行的办法。
以上所述的两个支持因素,企业联盟或行业协会都可以起到联系纽带作用。如在本案中,中国林产工业协会竹材专业委员会在寻求专家技术支持、联系企业结成同盟起到了重要作用,为天振公司节省了很多联络、沟通成本和时间,使得天振公司可以快速应对诉讼,快速反应是取得诉讼胜诉的重要因素之一。与单个企业相比,企业联盟或者行业协会在信息收集、储备以及联络、沟通等方面更有优势。
实际上,在美国发生本案诉讼之前,在国内竹地板产业也经历了一场几乎全行业争相参与的关于重组竹地板产品知识产权反滥用的“战争”。由澳大利亚某企业控股的某中国公司利用其拥有的ZL99117809.2号“竹材重组强化成型材的方法”中国专利,先后针对国内多家重组竹地板企业发动专利侵权诉讼,而且已经产生了某地中级人民法院判决该公司胜诉的一审判决。该公司及其幕后人也是醉翁之意不在酒,借知识产权说事,挥舞这一专利“大棒”,指望借此独霸中国竹地板市场。而某公司这一“竹材重组强化成型材的方法”专利技术,实际上也缺乏授予专利权必须的新颖性和创造性条件,在其申请日之前早已有相同的技术方案公开。某公司在其明知或者已知的情况下以此“假性专利”发动专利侵权诉讼或以专利诉讼相威胁,而且在诉讼中恶意提出“等同侵权”主张的行为明显是滥用专利权、滥用知识产权的不正当竞争行为,遭到了我国竹地板行业的强烈阻击和系列对抗。前有张齐生院士挺身而出,走上法庭为被告企业辩护,成为我国第一位担当知识产权诉讼代理人的院士。后有王正天等一群企业家积极推进对此项专利权的无效宣告请求,运筹帷幄,锲而不舍,最终国家知识产权局专利复审委员会宣告该项专利权全部无效。某公司假性专利权得而复失,其挥舞这一假性专利“大棒”,妄图借此独霸我国竹地板市场的企图也因此成了一枕黄粱。我国竹地板行业的“集体舞”在这反知识产权滥用的“战场”上大放光芒。
美国专利诉讼案的告捷和国内无效假性专利案的成功,与中国林产工业协会竹材专业委员会引领作用以及我国众多竹材企业的同心协力分不开。总结外抗强权、内反滥用的经验,顺应我国竹地板产业在国内外的新的知识产权形势,为加强产业的知识产权保护和经营,维护产业知识产权秩序的健康发展和公平竞争, “南林竹产业知识产权联盟”成立了。该联盟的筹建缘起于上述诉讼案件的应对,其成立对于强化我国竹材企业的知识产权保护以及深化我国竹材企业间的合作都具体重要意义。
“未来的竞争,就是知识产权的竞争”,这不但适用于我国高新技术产业,也同样适用于我国传统产业包括制造业。高新技术领域曾经辉煌一时的我国DVD产业因此几乎险遭全盘覆灭之虞,传统制造业的我国竹地板行业也曾经饱受刻肤之痛,如2005年美国ITC就地板锁扣专利的“337调查”案件,我国相关企业最终还是深受其困。因此,我国竹地板产业以及其他传统产业,均应重视知识产权在本产业以及业内各企业发展中的举足轻重的作用;中小型企业可以通过依靠行业组织尤其是知识产权联盟等企业间专门化知识产权集体整合行业综合资源,优化运用知识产权,应对知识产权诉讼等,以获得更好的发展。

撰稿人/潘娟娟 上海大学知识产权学院