刘蓬:过河的卒子能顶車:专利律师眼中的实用新型专利

在很多人眼里,发明专利是高等公民,而实用新型专利是diduan人口。为什么会有这种看法呢,因为发明专利是狂风暴雨中(实质审查)历练出来的,申请人花了不少的时间和金钱才能培育出一个发明专利;而实用新型专利基本上没有太大的缺陷都会授权,申请费代理费较发明专利也要低不少,并且实用新型专利的寿命最多也就是发明专利的一半。这么看来,高看发明专利似乎也说得过去。因此,政府官员、企业老总、研发骨干、代理人无不对发明专利青睐有加。实用新型专利却是姥姥不疼舅舅不爱,撰写不上心,授权不再看。例如,《高新技术企业认定管理工作指引》中就明确把发明专利列为I类知识产权,把实用新型列为II类知识产权。
实用新型的价值相当于发明专利价值的多少?这恐怕很难量化。在政府的眼里,大约是1/12到1/3这个区间。笔者得出这个结论的理由如下:根据《厦门市专利发展专项资金管理办法》发明专利授权奖励7000元,实用新型600元,此时实用新型相当于发明专利的1/12;根据深圳市的《国家高新技术企业认定条件》,企业应当取得2件发明专利或者6件实用新型专利,此时实用新型相当于发明专利的1/3。
在笔者的工作过程中,在处理大量的实际案例中通过总结发现,实用新型使用起来效果一点也不比发明专利差,甚至在某些场合的作用更大。在下文中,笔者从专利保护客体、审查和授权、无效宣告、维权和诉讼这四个层次对实用新型专利和发明专利进行比较,并对实用新型专利的价值进行重新审视。
一、保护客体
根据《专利法》第二条:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
从专利保护的客体角度,实用新型的适用范围小于发明专利。
对于目前我国大量的以制造为主要业务类型的企业则影响不大,涉及产品的技术方案均可申请实用新型专利。
二、审查和授权
根据《专利法》第三十九条:发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定;第四十条:实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定。
不管是实用新型还是发明,均应具备专利的三性:新颖性、创造性和实用性。对于两种类型的专利,新颖性和实用性要求没有任何差别;创造性要求的区别是:与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。因此,在创造性要求上,对于实用新型的要求要低于发明专利。所以,实用新型专利不受待见还是有一定道理的。
从专利审查和授权的角度,实用新型的标准比发明要低。
然而恰恰是因为实用新型的授权要求低,所以对于研发实力不强的企业,技术方案尚未达到突出的实质性特点和显著的进步的情况下,使用实用新型专利保护研发成果,也是一个非常好的选择。
三、无效宣告
申请宣告专利无效的理由很多,比如不属于专利保护的客体、无新颖性、无创造性、缺乏必要技术特征、说明书不支持等等。实用新型和发明在无效程序中的创造性判断上具有较大差别。根据《专利审查指南》的相关规定:(1) 对比文件的选择。对于发明专利而言,不仅要考虑该发明专利所属的技术领域,还要考虑其相近或者相关的技术领域,以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言,一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。(2) 对比文件的数量。对于发明专利而言,可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。对于实用新型专利而言,一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性。
由于创造性评价的区别,如果相同的权利要求分别置于实用新型和发明专利中,很有可能实用新型专利能保住而发明专利被宣告无效。
从专利无效宣告的角度,实用新型的稳定性更高。
四、专利维权诉讼
根据《专利法》第五十九条:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条:人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。
在确定权利要求保护范围的角度上,法律并未对实用新型和发明进行区别对待。
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(2015年修订)》第九条:人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼。此时诉讼程序转入无效宣告程序,如上文分析,在无效宣告程序中,实用新型专利具有优势。
因此,在维权诉讼过程中,结合权利要求保护范围确定和专利权无效抗辩行使两方面因素,实用新型专利更占优势。
从以上四方面的分析可以看出,实用新型专利在审查授权、无效程序、诉讼维权这三方面均有不同程度的优势,仅仅是在法律明确规定的保护客体和有效时间两方面处于劣势。
根据《专利法》第九条:同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。在实际操作层面,对于一个产品技术方案,同时申请实用新型和发明专利是一个非常好的操作方案,可以将实用新型和发明有效结合,取长补短。通过对发明专利的权利要求进行主动修改或者在实质审查中按要求修改发明专利的权利要求,甚至可以同时拥有两件专利,更是绝佳的结果。
实用新型专利如果使用得法,就如同过了河的卒子,能顶車,实乃居家旅行杀人灭口之必备。

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