专利申请文件修改的先申请原则和技术贡献匹配原则

前言:《专利法》第三十三条的第一个根本目的是维护先申请原则,这主要通过严格限制对说明书的修改来实现。第二个根本目的是保证专利申请人获得与其技术贡献相匹配的保护范围,这主要通过允许专利申请人修改权利要求书来实现。

  虽然《专利法》第三十三条规定了专利申请文件修改的基本规则,但是,在专利审查实践和专利审判实践中,如何准确适用第三十三条的规定,还存在很多具体问题。深入理解专利申请文件修改的基本原则,将有利于正确解决这些具体问题。本文拟简要对修改专利申请文件时应当遵守的先申请原则和技术贡献匹配原则进行分析,以期能够为正确适用第三十三条提供帮助。

  一、先申请原则

  (一)为什么要遵守先申请原则

  《专利法》第三十三条之所以规定专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,第一个根本目的是维护我国专利制度采用的先申请原则,防止申请人将申请日未公开的技术信息加入申请文件从而架空先申请原则。先申请原则要求,专利申请人不能将申请日之后获知的技术信息增加到原始申请文件中,从而损害申请日之后提出相关专利申请的其他人的利益。只有申请文件公开的技术信息才有可能得到保护,实质是要求专利申请人在申请日就应当在专利申请文件中对相关技术信息进行充分公开,在申请文件没有公开的技术信息,不允许专利申请人在申请日之后通过修改纳入到专利申请文件,进而纳入保护范围,造成对其他申请人来说不公平的后果。修改不能超范围体现了先申请原则对专利申请人的合理限制。《欧洲专利公约》第123条第(2)项规定,欧洲专利申请和欧洲专利的修改不得增加超出原始申请内容的主题。欧洲专利局在G1/93案中认为,该项规定的本意在于:“不允许通过在专利文件或专利申请文件中增加并未公开在专利申请文件中的技术信息而使专利申请人或专利权人获得优势。”(2013年欧洲专利局《专利审查指南》第H部分第I V章第2.2节。)这一规定在维护先申请制的目的上与我国是相同的。

  (二)先申请原则与技术贡献视角

  为了维护先申请原则,关键是不允许修改说明书和权利要求书以增加专利申请人的技术贡献。从技术贡献的视角来判断说明书和权利要求书的修改是否违反先申请原则,是非常重要的。如果权利要求书或说明书修改时,不会增加专利申请人在原专利申请文件中的技术贡献,则这样的增加既不会使专利申请人获得不正当的利益,又不会损害其他人基于对原申请文件的信赖而应当得到保护的法律安全。在专利审查和专利审判实践中,权利要求书和说明书的修改多种多样,难以适用统一的具体规则去判断其是否符合先申请原则,但在原则上,可以根据修改是否会增加专利申请人或专利权人的技术贡献来衡量该修改是否会违反先申请原则。例如,在修改权利要求书时增加技术特征,逻辑上有两种可能,一种是对技术方案没有技术贡献,只产生缩小专利权保护范围的效果,另一种是在缩小专利权保护范围的同时,提高了技术方案的技术贡献。如果是前者,权利要求书的修改不会违反先申请原则;如果是后者,权利要求书的修改则会违反先申请原则。

  (三)先申请原则对说明书修改的限制

  《专利法》第二十六条第三款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,

  以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《专利法》对权利要求书与说明书的功能进行了分工,权利要求书用于限定要求专利保护的范围,而说明书用于清楚、完整、充分地公开发明或实用新型。在申请日,用以公开发明或实用新型从而使本领域技术人员能够实现的任务应当由专利文件中的说明书而不是权利要求书来承担。因此,维护先申请原则,防止向申请文件补充申请日之后的技术信息的任务主要通过严格限制对说明书的修改来实现。在专利审查和专利审判实践中,认识并强调这一点非常重要。在此基本原则下,才能对实践中出现的各种说明书的修改是否超范围作出正确判断。

  在实践中,专利申请人要向权利要求书中加入技术信息,往往会同时在说明书的相应部分加入技术信息。对于向说明书中增加的技术信息,必须严格按照先申请原则来判断其修改是否超范围。如果专利申请人在不向说明书增加技术信息的情况下直接在权利要求书中加入技术信息,则既可能得不到说明书支持,又可能修改超范围。

  二、技术贡献匹配原则

  (一)技术贡献匹配原则与权利要求书修改

  之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,第二个根本目的是允许专利申请人有合适的机会通过修改权利要求书将其公开在原申请文件中的技术贡献纳入保护范围,使其获得的保护范围与其技术贡献相匹配。修改不得超范围一方面是限制专利申请人,另一方面也是保护专利申请人,二者要辩证统一地看,不可偏颇。为了确保专利申请人获得与其技术贡献相匹配的专利权保护范围,在修改权利要求书的时候,允许其在原说明书和权利要求书公开的全部技术信息基础上确定专利权保护范围。《美国专利法》第132条规定:“原始申请该当清楚地向本领域技术人员传送出,在申请日申请人就已经拥有了其所要求保护的发明。”从某个角度讲,就是强调要保护申请日已经拥有的发明。专利权的保护范围主要由权利要求书来确定,因此,允许专利申请人获得与其技术贡献相匹配的保护范围的任务,主要通过允许专利申请人修改权利要求书来实现。

  (二)技术贡献匹配原则与修改机会

  为了有效保证专利申请人获得的专利权保护范围与其技术贡献相匹配,必须确保专利申请人对权利要求书有修改的机会。《专利审查指南2010》第一部分第二章第8.1节规定,在专利授权之前,即实用新型的形式审查和发明的实质审查过程中,专利申请人都有主动修改权利要求书的机会。在我国,实用新型专利申请人可以在申请日起两个月内主动修改专利申请文件。《专利审查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.2节规定,发明专利申请人可以在提出实质审查请求时,以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内主动修改专利申请文件。《欧洲专利公约》第123条第(1)项规定:“在欧洲专利局的程序中,欧洲专利申请或欧洲专利可以根据实施细则进行修改。在任何程序中,申请人都应当有至少一次按照自己意愿修改的机会。”《欧洲专利公约》保护专利申请人和专利权人修改权利要求的意图在上述规定中表现得非常明显。

  (三)技术贡献匹配原则与修改基础

  为了确保专利申请人获得的专利权保护范围与其技术贡献相匹配,必须确保专利申请人能够将其在原说明书和权利要求书中公开的所有技术信息作为修改基础。专利申请文件修改的基础不仅仅限于原说明书,还包括原权利要求书。1984年《专利法》规定,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书记载的范围。这一规定意味着,修改权利要求书确定专利权保护范围时,只能依据说明书的技术信息来确定专利权保护范围,这是明显不合理的,因为原权利要求书公开的技术信息有可能不被纳入专利权保护范围。为了克服1984年《专利法》这一规定的缺陷,1992年《专利法》规定,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。相对于1984年《专利法》,修改的基础不仅仅限于原说明书,还增加了权利要求书。这样一来,就使得专利申请人可以在其原申请文件公开的所有技术信息

  基础之上确定其专利权保护范围。1992年《专利法》的该处修改,体现了技术贡献匹配原则。国家知识产权局在《专利审查指南2010》第一部分第二章第8节中更加细化了该原则,规定原权利要求书中记载而原说明书中没有描述的技术特征可以补入说明书。在美国,联邦巡回上诉法院的判例(In re Benno, 768 F .2d 1340, 226 USPQ 683(F e d. C i r. 1985))特别强调,原权利要求书公开的技术信息应当作为申请文件公开的技术信息的一部分。如果原权利要求书公开的技术信息没有记载在说明书中,专利申请人也可以修改说明书以补入该技术信息。上述判例规则还被美国专利商标局收入了美国专利商标局《专利审查指南(MPEPe8r9)》第2163.06III节之中。

  (四)技术贡献匹配原则的具体要求

  技术贡献匹配原则要求:第一,专利申请人有权在授权公告之前对权利要求书进行修改以使权利要求书确定的保护范围与其在原说明书和权利要求书中公开的技术贡献的范围相匹配。第二,只要修改后的权利要求书确定的保护范围没有超出公开在原始申请文件中的技术贡献的范围,对权利要求书的修改就没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。第三,在技术贡献匹配原则之下来评价修改是否超范围,合理的基本规则是,只要相对于原始说明书和权利要求书而言,修改后的权利要求书能够得到支持,就应当认定修改没有超范围。

  三、小结

  本文的分析表明,《专利法》第三十三条的第一个根本目的是维护我国专利制度采用的先申请原则。维护先申请原则,防止向申请文件补充申请日之后的技术信息的任务主要通过严格限制对说明书的修改来实现。《专利法》第三十三条的第二个根本目的是允许专利申请人获得的保护范围与其技术贡献相匹配。这个任务主要通过允许专利申请人修改权利要求书来实现。修改不得超范围一方面是限制专利申请人,另一方面也是保护专利申请人,要辩证统一地看待二者的关系,不可偏颇。 (文/石必胜 北京市高级人民法院)